南京华彩特种涂料厂于2000年3月20日向南京市工商行政管理局投诉,上海天祥漆业有限公司在其所谓的"德国极品聚酯漆"上突出使用"天祥漆业"字样,侵犯了其在聚醋漆等商品上注册的"天祥"商标的专用权。据南京华彩特种涂料厂反映,该厂成立于1988年10月,是南京市生产中、高档聚酯漆的骨干企业,"天祥"聚酯漆已成为国家建设部推荐的小康住宅产品、江苏省重点保护产品、南京市名牌产品;上海天祥漆业有限公司于1999年9月在上海普陀区投资设立的;自市场上大量出现上海天祥漆业有限公司标有"天祥漆业"字样的"德国极品聚酯漆"以后,南京华彩特种涂料厂的"天祥"聚酯漆的销售额自1999年11月起骤减。本案看似简单,似乎只要判断上海天祥漆业有限公司使用"天祥漆业"字样是否侵犯南京彩华特种涂料厂"天祥"商标的专用权,但实际上颇为复杂。因为要正确认定上海天祥漆业有限公司使用"天祥漆业'字样是否侵犯南京华彩特种涂料厂"天祥'商标的专用权,涉及到企业名称的正常使用、和法律的适用两个方面的问题。 一、 上海天样漆业有限公司使用"天样漆业'字样是否属于对自己企业名称的正常使用根据《企业名称登记管理规定》(国家工商行政管理局第7号令)及《企业名称登记管理实施办法》(国家工商行政管理局第93号令)的有关规定,规范的企业名称一般由行政区划、字号、行业或经营特点、组织形式四部分组成,企业自成立之日起对其依法核准登记的企业名称享有包括使用权在内的名称权。但同时又规定,企业的印章、银行帐户、法律文书、信笼、产品或者其包装等使用的企业名称,应当与其营业执照上的名称相同,而且这种使用应当遵守诚实信用原则,不得损害国家、社会公共利益和他人的合法权益。因此,应该肯定,上海天祥漆业有限公司的名称经有关工商行政管理机关核准后,该公司对其名称具有使用的权利,即该公司有权在其印章、银行帐户、法律文书、信笼、产品或者其包装上使用其营业执照上的名?quot;上海天祥漆业有限公司',,但这种使用应当遵守诚实信用原则,不得损害他人包括商标权在内一切合法权益。在本案中,上海天祥漆业有限公司经有关工商行政管理机关核准登记的营业执照上的名称是"上海天祥漆业有限公司'但在实际使用中使用的却是"天祥漆业'字样,而且这种使用损害了南京华彩特种涂料厂在先申请注册的"天祥"商标的专用权,因此上海天祥漆业有限公司使用"天祥漆业'字样不属于对自己企业名称的正常使用,而是一种侵犯南京华彩特种涂料厂的"天祥'注册商标的专用权的行为。二、 关于对上海天祥漆业有限公司使用"天祥漆业"字样的行为的法律适用 关于对上海天祥漆业有限公司使用"天祥漆业,'字样的行为的法律适用,从理论上讲主要存在以下三种情形:一是适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(1)项的规定,认定该行为属于"未经注册商标所有人的许可,在同一种或者类似商品(服务)上使用与其注册商标相同或者近似的商标"的商标侵权行为;二是适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(4)项及其实施细则第四十一条(2)项的规定,认定该行为属于"在同一种或者类似商品(服务)上,将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品(服务)名称或者装潢使用,并足以造成误认的',商标侵权行为;三是单独适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(4)项的规定,认定该行为属于《中华人民共和国商标法实施细则》第41条未能穷尽的"给他人注册商标专用权造成其他损害的',商标侵权行为。结合本案的具体情况,上海天祥漆业有限公司使用"天祥漆业',字样的行为,显然不属于将商标用作商品名称或装潢的行为。因此对于此种行为的处理,焦点主要在于适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(1)项的规定,还是单独适用该条(4)项的规定的问题。而该问题的关键又主要集中于认定上海天祥漆业有限公司在"天祥漆业,'字样中对"天祥,,的使用,是否属于《中华人民共和国商标法》第三十八条(1)项规定中的使用。正如前面两部分中所分析的,上海天祥漆业有限公司在外包装上使用"天祥漆业"字样,显然不是该公司对其企业名称的正常使用,而是使用"天祥,,注册商标的一种形式,该种使用形式足以体现"天祥',商标区别不同聚醋漆商品的来源的作用,因此应适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(1)项规定认定为商标侵权行为。从国家工商行政管理局商标局对本案的法律适用来看,我们也可以得到这样的启示:各级工商行政管理机关认定商标侵权行为时,能够适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(1)项规定的,一般不要舍近求远、弃易就难地适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(4)项及其实施细则第四十一条(2)项的规定,也不要单独适用《中华人民共和国商标法》第三十八条(4)项的规定,因为前者必须举证证明"足以造成误认'后者能不能单独适用则在一定范围内还存在争论。南京市工商行政管理局通过江苏省工商行政管理局向国家工商行政管理局商标局请示,上海天祥漆业有限公司在其聚酯漆产品外包装上使用"天祥漆业"字样的行为,是否属于《中华人民共和国商标法》第三十八条第(4)项所指的"给他人的注册商标专用权造成其他损害"的行为。国家工商行政管理局商标局认为,使用在商标注册用商品和服务国际分类第2类油漆、涂料等商品上的"天祥"商标,是南京华彩特种涂料厂的注册商标,其商标专用权受法律保护。国家工商行政管理局商标局根据南京市工商行政管理局的来函及所附标识认定,上海天祥漆业有限公司在聚酯漆商品上使用"天祥"字样,属于《中华人民共和国商标法》第三十八条第(1)项所述的商标侵权行为。
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